미국특허소송실무 (제2판)
홍종혁 | 진원북스
63,000원 | 20251125 | 9791193983300
연방순회항소법원(CAFC), 미국특허청(USPTO), 국제무역위원회(ITC)에서 하루가 멀다하고 중요한 판결이 나옴에 따라 실무자들이 신경 써야 할 쟁점도 더 복잡해지고 있습니다.
이번 개정판에서는 초판에 비해 200건이 넘는 판례와 심결례가 추가되었습니다. 특히 IPR(Inter Partes Review)의 재량적 개시 거절(discretionary denial) 기준 변화, ITC(국제무역위원회) 절차의 특징 및 결정례에 관한 내용을 대폭 보강하였습니다. 그리고, 쟁점을 입체적으로 이해할 수 있도록 한국 및 유럽 특허법과의 비교도 기재했습니다. 판례를 단순히 소개하는 데 그치지 않고 실제 소송 전략을 세울 때 도움이 될 수 있는 시사점도 함께 담았습니다. 추가된 대표적인 사례는 다음과 같습니다.
ㆍPenumbra v. Rapidpulse (2023.3월, PTAB): AIA 특허에는 Dynamic Drinkware 판례가 적용되지 않으며, 선행특허의 전체 내용만 고려하면 되고 청구항은 따로 고려할 필요 없음
ㆍAmgen v. Sanofi (2023.5월, 연방대법원): 실시가능성에 관한 약 100년 만의 대법원 판단. 특허 명세서의 구체적 기재를 강조
ㆍCellect 사건 (2023.8월, CAFC): 자명성 유형 이중특허 여부는 존속기간 조정(PTA)을 반영한 만료일을 기준으로 판단 → 그러나 Allergan v. MSN (2024.8월)에서 CAFC는 Cellect 판결의 적용 범위를 제한함
ㆍBrumfield v. IBG (2024.3월, CAFC): 대법원의 WesternGeco 판례를 적용하여, 해외 실시에 대해서도 합리적 실시료(reasonable royalty) 산정이 가능
ㆍEdwards v. Meril (2024.3월, CAFC): 실험 목적 예외의 범위를 넓게 인정
ㆍLKQ v. GM (2024.5월, CAFC): 기존의 Rosen-Durling 테스트 폐기. 디자인 특허의 진보성 판단 기준이 더 유연해짐 → 디자인 특허의 무효 가능성 증가
ㆍLoper v. Raimondo (2024.6월, 연방대법원): 행정기관의 법 해석에 대한 Chevron deference 폐기 → 법원이 최종 해석권을 가짐
ㆍC.R. Bard v. Atrium (2024.8월, 제9순회 항소법원): 특허 만료 이후에 최소 실시료 조항이 계속 적용되더라도, 이는 Brulotte 선례를 위반하지 않는다고 판시하여 예외 인정
ㆍWuhan Healthgen v. ITC (2025.2월, CAFC): 투자 규모가 작더라도, 미국 내에서 이루어진 투자와 활동, 미국 내 발생 수익이 충분하다면 국내 산업 요건을 충족한다고 판시하고, Lashify v. ITC (2025.3월, CAFC)에서는 수입 이후의 마케팅, 창고, 유통 등 비용도 고려 가능하다고 하여 요건을 완화
ㆍRecentive Analytics v. Fox (2025.4월, CAFC): 기존 작업에 AI를 단순 적용한 발명은 특허성 부정
ㆍQualcomm v. Apple (2025.4월, CAFC): 출원인이 인정한 종래 기술(AAPA)은 IPR 무효 근거로 사용할 수 없음
ㆍIngenico v. IOENGINE (2025.5월, CAFC): 금반언의 대상은 구체적인 무효 주장이지 단순한 선행문헌 자체는 아니라고 하여, 적용 범위를 축소함
ㆍiRhythm v. Welch (2025.6월, PTAB): 오래된 등록 특허는 도전받지 않을 것이라는 정착된 기대를 이유로 IPR 개시를 거절
이 책이 특허소송 실무에 종사하시는 분들께 작은 도움이라도 되기를 바랍니다. 설명이 부족하거나 오해의 소지가 있는 부분이 있다면 이는 전적으로 제 공부가 미진한 탓입니다. 그럼에도 불구하고, 빠르게 변화하는 환경 속에서 정보를 제때 전달하는 것도 중요하다고 판단하여 이렇게 개정판을 내놓습니다.